Nous avons analysé plus de 40 000 comparaisons de signes issues des décisions d’opposition publiées par l’INPI, en isolant pour chacune le degré de similitude retenu sur chaque plan et la conclusion rendue à propos des signes en présence. Trois enseignements s’en dégagent.
Constat n°1 – une seule véritable appréciation entre critère visuel et phonétique
Les décisions d’opposition INPI emploient cinq degrés pour qualifier une similitude : dissimilaire, faiblement similaire, similaire, fortement similaire, identique.
L’INPI retient un degré d’appréciation pour la similitude visuelle, un autre pour la similitude phonétique.
Sur plus de 30 000 comparaisons où les deux aspects sont qualifiés, la corrélation entre eux atteint 0,905 (coefficient de Spearman, où 1 correspond à une équivalence parfaite).
Le croisement des deux qualifications rend le phénomène tangible. Dans 87,5% des décisions, le degré retenu est exactement le même de part et d’autre. Dans 9,5% des cas supplémentaires, il ne s’écarte que d’un degré, par exemple similaire d’un côté et fortement similaire de l’autre. Ainsi, 97% des décisions retiennent le même degré ou un degré voisin.
Restent les divergences franches, où la similitude est retenue sur un plan et écartée sur l’autre, pour seulement 0,4% du corpus. Elles se répartissent en 1/3 de cas où la similitude visuelle est faible ou nulle alors que la similitude phonétique est retenue, et 2/3 dans la configuration inverse. Dans ces situations, la similitude visuelle l’emporte, avec un poids environ deux fois supérieur.
Ce que cela signifie pour la pratique.
Espérer gagner sur un aspect ce qui a été perdu sur l’autre est illusoire : les deux qualifications sont corrélées dans 97 % des décisions. L’INPI n’additionne pas des conclusions sur des critères indépendants, il forme d’abord une impression d’ensemble puis la décline aspect par aspect pour motiver sa décision. C’est donc sur l’impression d’ensemble que l’argumentation doit porter, et avant tout sur le terrain visuel.
Constat n°2 – Un effet de seuil, pas un dégradé
L’échelle employée par l’INPI dans ses décisions d’opposition ressemble à un gradient : dissimilaire, faiblement similaire, similaire, fortement similaire, identique. Les données montrent qu’en réalité il y a une immense marche entre la qualification faiblement similaire et similaire.
Passer de « faiblement similaire » à « similaire » fait basculer le taux d’imitation retenue, qui détermine l’issue de l’opposition dans 96 % des cas, de 4,1 % à 98,7 %.
Un seul cran de qualification, près de 95 points d’écart sur l’issue.
La conséquence est directe : la qualification retenue par l’INPI ne décrit pas un degré de ressemblance, particulièrement visuelle, elle annonce la décision.
Ce que cela signifie pour la pratique.
La vraie bataille est terminologique. Obtenir « similaire » plutôt que « faiblement similaire » vaut l’issue du dossier.
Toute l’argumentation doit viser à faire monter le curseur d’un cran si l’on est en présence de signes faiblement similaires ; en revanche discuter des nuances entre « similaire » et « fortement similaire », ne change statistiquement pas l’issue de la décision.
Constat n°3 – La neutralisation conceptuelle ne fonctionne pas
Nous nous sommes ensuite posé la question de la pertinence de reconnaître la proximité visuelle et phonétique, puis de soutenir que la différence de sens ou de concept entre les signes pourrait véritablement neutraliser l’impression d’ensemble commune qui se dégage des signes (CJUE, 12 janvier 2006, C-361/04 P, Picaro, EU:C:2006:25, § 20). Les données sont, ici aussi, sans appel.
Sur les comparaisons où le visuel et le phonétique sont qualifiés « similaires » ou plus :
Aussi, même si une différence conceptuelle est établie, l’imitation est quand même retenue dans 97% des cas. On peut donc dire que, statistiquement, une défense fondée sur des divergences intellectuelles entre les signes n’a que d’infimes chances de succès.
Par ailleurs, le critère conceptuel n’est examiné que dans 40% des décisions, contre plus de 80% pour le visuel et le phonétique.
Il reste donc un critère connexe, “presque d’appoint”.
Cependant, son étude progresse nettement dans le temps : 1/3 des décisions le prenaient en compte en 2009 et depuis 2017 il est présent dans plus de la moitié des décisions.
Ce que cela signifie pour la pratique.
La neutralisation conceptuelle ne peut pas constituer le moyen principal d’argumentation en défense. Elle vient en appui d’une argumentation qui doit d’abord contester la similitude visuelle.
Et si l’essentiel se jouait ailleurs ?
Sabel demande de tenir compte des « éléments distinctifs et dominants », et les praticiens suivent ce précepte le plus souvent “par instinct”. Nos trois constats décrivent comment l’INPI qualifie la ressemblance. Cependant, aucun ne dit pourquoi il retient un degré plutôt qu’un autre. En revanche, notre étude confirme clairement que la mise en exergue de ressemblances visuelles entre les signes est un aspect à ne surtout pas négliger si l’on souhaite le succès de son opposition.
Ce qui fait basculer un dossier n’est pas uniquement le degré de ressemblance entre les signes, mais l’élément qu’ils ont en commun. Deux marques qui partagent le mot SPA voient l’imitation retenue dans 43% des cas. Deux marques qui partagent le mot PLANETE, dans 93 %. Dans les deux situations un mot entier est repris. Seule change la distinctivité de ce mot.
La distinctivité de l’élément commun est la variable non traitée par le triptyque et qui fera l’objet d’une prochaine analyse.
